개요: 도면은 출원 서류의 보정근거로 될 수 있지만 도면을 근거로 명세서에 대하여 보정하는 경우 유의하여야 할 점은 명세서와 청구범위의 기재범위를 초과하는것을 피면하기 위하여, 최초 명세서 및 청구범위의 기재 내용, 최초 도면에서 확정가능한 내용을 하나의 전체로 하여 종합적으로 판단하면서 보정후 명세서의 기술내용과 최초 명세서에서 기재된 기술내용이 일치 하도록 보정을 진행하여야 한다.

기타 국가와 비교하여, 우리나라에서는 출원서류에 대한 보정은 엄격한 한정이 있다.

특허법 제33조항에서는 “출원인은 본인의 명세서에 대해 보정진행 가능하지만 명세서에 대한 보정은 최초 명세서와 청구범위의 기재범위를 초과하여서는 아니된다.” 라고 규정되어 있다.

《특허심사지침서(2010)》의 제2부분 제8장 제5.2.1.1절에서도 최초 명세서와 청구범위의 기재범위에 대해 설명을 한바가 있다. 즉 “최초 명세서와 청구범위의 기재범위는 최초 명세서와 청구범위의 문자 기재 내용 및 도면을 바탕으로 직접적이고 의문의 여지가 없이 확정될 수 있는 내용이 포함된다.”

따라서 도면에서 표시되는 내용은 명세서 보정의 근거가 될 수 있다. 하지만 실천중에서 도면을 근거로 명세서에 대하여 보정후 그 내용이 보정범위를 초과하였는지 여부에 대한 판정은 민감하면서도 핫한 문제로 거론되고 있다.

본 문에서는 구체적인 판례를 통하여 도면을 근거로 명세서 보정시 보정범위초과를 피면하는데 대한 필자의 이해와 생각을 공유하고자 한다.

1.사례정보
（1）사례1
해당 특허는 2006년 8월 30일에 중화인민공화국국가지적재산권국(이하 “지적재산권국”이라 칭함)에서 등록공고된 발명명칭이 “리어 시프터”라는 발명특허이며 출원일은 1994년 2월 3일이고 우선권일은 1993년 2월 3일이고 특허번호는 ZL02127848.2이며 특허권리자는 출원인이다. 해당 특허는 출원인이 지적재산권국에 제출된 발명명칭이 “리어 시프터 브래킷”이라는 발명특허출원(즉 모출원)의 분할출원이다. 그 모출원의 우선권일은 1993년 2월 3일이고 공개일은 1994년 12월 7일이며 출원번호는 94102612.4이다.

모출원의 명세서 제2페이지 마지막행 내지 제3페이지 첫행에서는 “제1연결구조와 제2연결구조는 대체적으로 원형의 볼트 홀 형상이다”라고 기재되여 있었고, 제4페이지 아래로 부터 1-2행에서는 “브래킷(8) 일단에 긴밀히 인접한 하나의 제1원형볼트 홀(8a)과 브래킷(8)의 다른 일단에 긴밀히 인접한 제2원형볼트홀(8b)”라고 기재 되어 있었고, 제5페이지 제1,6,10,11,21행 및 제7페이지 제2,5행에서는 “볼트홀(8a)”혹은 “볼트홀(8b)”가 기재되어 있었으며, 제7페이지 제 5-7행에서는 “브래킷(8)위의 볼트홀(8a)과 볼트홀(8b)은 기타 여러가지 형식의 구조로 대체 가능하다”라고 기재되어 있다. 모출원의 도면3,5에서도 제1연결구조(8a)와 제2연결구조(8b)는 대체적으로 원형홀이라는것이 명확히 표시되여 있다.

따라서 출원인은 분할출원을 진행시 보정출원을 진행하였으며 주요 개정안 중 하나가 청구항 1, 3, 6에서 언급된 “둥근 볼트홀”, “원형 볼트홀” 혹은 “볼트홀”을 “원형홀”로 개괄하여 보정을 진행하였다.

상기 보정안에 대하여 녕파 사이관 자동차 공업 유한회사(이하 사이관회사라 칭함)는 “특허법 제33조항의 규정을 위반하여 보정범위 초과하였다”는 이유로 지적재산권국의 특허 복심 위원회로 선후 2차례 무효심판을 청구했다.

특허 복심 위원회의 관점은 다음과 같다. 원형홀은 “둥근 볼트홀”, “원형볼트홀”의 상위적인 개념이고 “볼트홀”과의 기술적 함의도 다르다. 비록 도면에서 8a, 8b의 홀이 원형으로 표시된고 있지만 도면은 직관적이고 형상적으로 발명의 기술방안을 이해하고 기술방안을 해석하는데 그 작용이 있다. 최초 도면에서 원형으로 표시된 8a, 8b는 응당 “둥근 볼트홀”, “원형 볼트홀” 혹은 “볼트홀”이 도면에서 표시된 간략된 형상으로 이해 해야 한다. 도면에서 홀이 원형으로 되어있다고 하여서 “둥근 볼트홀”, “원형 볼트홀” 혹은 “볼트홀”과 동일한 기술적 함의가 내포되어 있다고 인정해서는 아니된다. 따라서 “둥근 볼트홀”, “원형 볼트홀” 혹은 “볼트홀”을 원형홀로 개괄하는 보정은 최초 명세서와 청구범위의 기재범위를 초과하였으므로 특허법 제 33조항의 규정에 어긋난다.

특허복심위원회에서는 해당 특허 권리가 전부 무효임을 선고 했다. 출원인은 상기 무효결정에 불복하여 북경시 제1중급인민법원에 행정소송을 제기 했고 북경시 제1중급인민법원 1심에서는 복심위원회 결정을 유지하였다. 이에 출원인은 1심 판결에 불복하여 북경시 고급인민법원에 상소를 하였고 북경시 고급인민법원 2심에서도 북경시 제1중급인민법원의 판결을 유지하였다. 출원인은 2심 판결에 불복하여 중화인민공화국 최고인민법원에 재심 신청을 청구하였다.

최고인민법원에서는 공개적으로 심판을 진행하여 재심 과정중 출원인은 다음과 같은 변론을 주장하였다. 즉, “최초 출원의 도면3, 5에서는 제1연결구조 8a와 제2연결구조 8b가 대체적인 원형홀이라고 이미 명확히 표시하였고 명세서 제7페이지 제5-8행에서도 이미 볼트홀은 기타 여러가지 형태의 구조로 대체 가능하다 라고 기재되어 있고 즉 8a, 8b는 볼트홀에만 한정되지 않는다. 볼트홀은 “볼트가 통과하도록 배치된 홀”이지 “나사산을 구비한 홀”은 아니다. 해당 특허에서 “원형홀”과 “원형볼트홀”은 구조상, 기능상에서 아무런 차이점이 없다. 따라서 “둥근 볼트홀”, “원형볼트홀” 혹은 “볼트홀”을 개괄하여 원형홀이라고 보정한것은 최초 명세서와 청구범위의 기재범위를 초과하지 않았다.”

출원인의 상기 주장에 대하여 합의청은 다음과 같은 판정을 내렸다. “최초 명세서에서 8a, 8b는 2개이상의 기술특징에 의해 공동적으로 한정이 되어있다. 첫번째는 원형홀, 두번째는 볼트를 통과시키는것 이다. 출원인이 청구항1, 3에서 “둥근 볼트홀”, “원형볼트홀” 및 “볼트홀”을 개괄하여 “원형홀”로 보정하고 “볼트를 통과시킨다”라는 기술특징을 삭제하였고 특허 청구항1, 3의 기타부분에서도 8a와 8b는 볼트만 통과시키는데 있다는 기술내용가 기재되지 않았다. 기계 분야에서 원형홀에만 대하여 볼때 이는 핀 등 기타 연결부품도 통과시킬수 있다. 해당 분야 일반 기술자로 하여금 “원형홀”과 “둥근 볼트홀”은 서로 다른 기술적 의미를 가진다. 출원인의 상기 보정은 최초 명세서에서 확정될 수 있는 부분에 속하지 않기에 해당 특허의 청구항1, 3은 보정 범위를 초과하였다. 청구항6에 있어서 부가 기술특징을 통해 8b를 볼트를 통과시켜 연결하는 원형홀이라고 한정 시켰다. 이러한 보정은 해당 분야 일반 기술자로 하여금 8b에서 보여지는 기술내용와 최초 명세서에서 공개된 기술내용의 범위를 초과하지 않았기에 최초 명세서와 청구항의 기재범위를 초과되지 않았다.”

（2）사례2
해당 특허는 2003년 3월 14일에 출원한 발명명칭이 “정밀 피드 터닝 툴 홀더”이고 출원번호가 03111166.1인 발명특허이며 출원인은 대련경제기술개발구흠광디지털제어기계유한회사이다.
실체심사단계에서 국가지적재산권국의 실체심사부에서는 해당 명세서에 대해 거절결정을 내려, 상기 거절결정에 대하여 출원인은 복심위원회에 복심 청구를 제기 하였고 명세서에 대하여 보정을 진행하였다.

즉, 출원인은 청구항1에 대하여 다음 특징을 추가하였다.
특징1: 스프링 플레이트(4)의 너비가 큰 일단은 하우징(1)과 고정연결 되고 다른 일단은 허공에 떠있는 상태로 설치된다.
특징2: 툴 홀더(6)는 상기 스프링 플레이트(4)가 자성 수축 봉(3)과 멀리 떨어져 있도록 설치된다.
특징3: 스프링 플레이트(4)의 형상은 삼각형이다.

특허복심위원회는 다음과 같은 판결을 내렸다. 출원인은 주요로 청구항1에 하기 기술 특징 “상기 스프링 플레이트의 형상은 삼각형이다”, “그리고 너비가 넓은 일단은 하우징과 고정연결 되어 있고 다른 일단은 허공에 떠있다.”, “툴 홀더는 상기 스프링 플레이트의 자성 수축 봉와 멀리 떨어져 있는 다른 일측에 위치하여 있다” 들을 추가하였다. 그리고 최초 명세서 제2페이지 제5단락중에서는 “(스프링 플레이트)는 그 형상이 두텁거나 두텁지 않은 삼각형일수 있다.” 라고 기재되어 있기에 청구항에서 스프링 플레이트의 형상을 진일보 “삼각형”으로 한정 시킨것은 특허법 제33조항에 부합된다. 최초 명세서 제2페이지 제6단락에서는 스프링 플레이트(4)에 대한 고정단(9)와 자성 수축 봉(3)의 정점을 기재하였고 툴 홀더(6)과 터닝 툴(5)이 스프링 플레이트(4)에서 다른 위치에 있을 경우 터닝 툴(5)의 시프트량과 자성 수축 봉(3)의 수축변형량 사이의 관계, 도면을 참고하여 도면의 도면1과 도면2에서 정확히 스프링 플레이트(4)의 너비가 비교적 넓은 일단은 하우징(1)과 고정연결 되어 있고 너비가 비교적 좁은 중부는 자성 수축 봉(3)의 정점과 활성적으로 연결되어 있고 스프링 플레이트(4)의 너비가 가장 좁은 일단은 허공에 떠있으며 툴 홀더(6)은 자성 수축 봉(3)에 대한 플레이트(4)의 다른 한측에 위치하여 있다. 도면5-도면8에서는 단지 스프링 플레이트(4)과 하우징(1)의 고정위치만 변화시켰지만 레버식 설치 구조는 변하지 않았다. 하여 명세서상의 사기 문자부분과 도면(특히는 도면1-도면4를 결합하여 직접적이고 명확하게 스프링 플레이트(4)의 설치구조를 획득 가능한다. 그 구조는 스프링 플레이트의 고정단(즉 도면중의 너비가 넓은 일단)과 하우징이 고정연결 되고 다른 일단은 자유단(허공 부양)이며 자성 수축 봉의 정점이 스프링 플레이트의 한 측면과 활성적으로 연결되어 지지단을 구성하며 툴 홀더는 자성 수축 봉에 대한 스프링 플레이트의 다른 한측에 위치한다. 하여 복심청구인이 출원 서류에 대한 보정은 최초 명세서의 문자 기재 내용 및 도면에 의하여 직접적이고 명확하게 확정할 수 있으므로, 최초 명세서와 청구항의 기재범위를 초과하지 않았기에 해당 보정은 특허법 제33조항의 규정에 부합된다.

2. 사례 평석
상기 사례1과 사례2에 따르면 명세서에 대해 보정시 전부 도면을 근거로 사용하여 청구항에 대하여 보정을 진행하였지만 실제로 보정범위에 대한 판단은 전혀 다른 두가지 판정 결과이라로 본다.

도면은 명세서의 하나의 구성 부분이고 필연코 명세서의 문자 기재 부분의 특징과 연관되어 있을것이며 고립적으로 존재 하지는 않는다. 도면을 근거로 명세서에 대해 보정을 진행할시 응당 명세서 문자부분과 도면을 결합하여 전체적으로 이해를 해야 하며 도면에서 직관적으로 보여지는 특징을 단독으로 문자로 전환하여 명세서의 문자 기재 부분을 중시하지 않으면 아니 된다. 도면의 직관적으로 보여지는 특징만 근거로 명세서에 대해 보정하면 보정후 명세서의 기술내용와 최초 명세서의 기술내용의 불일치를 초래하여 보정범위 초과 결과를 받을 가능성이 크다.

사례1에 있어서 비록 도면에서 명확히 8a, 8b의 형상이 대체적인 원형이라는 것을 볼수 있지만 출원인은 명세서의 문자 부분의 내용에 소홀했다. 명세서 문자 부분에서 기재하기로 8a와 8b의 형상은 원형홀의 형상을 만족해야 하는것 외에도 볼트가 통과하도록 설치하는 특징도 만족해야 한다. 출원인은 청구항1,3에서 “둥근 볼트홀”, “원형볼트홀” 및 “볼트홀”을 개괄하여 “원형홀”이라고 보정하였고 “볼트를 통과 시키는” 기술특징을 삭제하여 보정후의 청구범위에서의 기술내용와 최초 명세서의 기술내용가 불일치 하는 결과를 초래하였고 진일보 보정범위가 최초 명세서와 청구항의 범위를 초과하는 결과를 받았다. 청구항6은 부가기술특징에서는 명확하게 8b를 볼트가 통과한 원형홀과 연결 시킨다로 한정 하였기에 보정후의 청구범위에 기재된 기술내용와 최초 명세서의 기술내용가 일치하여 최종적으로 보정범위가 최초 명세서와 청구범위의 기재범위를 초과하지 않았다는 판정 결과를 받았다.

사례2의 명세서 문자부분에서 스프링 플레이트는 두텁거나 두텁지 않은 삼각형일수 있다고 하였으며 부동한 실시예를 통해 공구대(lathe frame) 구조를 총체적으로 레버식 설치 구조라고 개괄하였다. 도면은 공구대(lathe frame) 종단면과 끝단면의 구조도면을 포함하였고 스프링 프레임이 레버식 구조로 설치되였다는 것을 명확히 반영하였다. 그 구조는 스프링 플레이트의 고정단(너비가 넓은 일단)과 하우징이 고정연결 되었고 다른 일단은 자유단(허공 부양)이며 자성 수축 봉의 정점과 스프링 플레이트의 한측면이 활성연결로 되어 지지단을 구성하며 툴 홀더는 자성 수축 봉에 대한 스프링 플레이트의 다른 한측에 위치하여 있다. 하여 사례2의 청구인은 최초 청구항에서 연관된 기술특징에 대하여 세부화하여 표달 방식을 보정하였고 기술특징 “상기 스프링 플레이트형 형상은 삼각형이다”, “그리고 너비가 넓은 단부는 하우징과 고정 연결되고 다른 일단은 허공하여 부양된다”, “툴 홀더는 상기 스프링 플레이트가 자성 수축 봉와 멀리 떨어진 다른 한측에 위치하여 있다”를 추가한후 명세서의 최초 정보에 대하여 보정 보완하여 보정후 청구범위의 기술내용와 최초 명세서의 기술내용가 일치하게 하여 보정 범위를 초과하지 않았다는 근거를 충분히 설명하여 최종적으로 최초 명세서와 청구범위의 기재범위를 초과하지 않았다는 판정 결과를 받았다.

상기 내용들을 종합하면 도면을 근거로 명세서에 대해 보정을 진행시 응당 최초 명세서와 청구범위의 문자 부분, 도면에서 확정할수 있는 내용에 대하여 전체적으로 종합적인 판단을 진행해야 하며 도면을 보조로 하여 명세서에서 기재된 기술내용에 대하여 세부화 혹은 기술 특징 서술을 변경시켜야 한다. 하지만 보정후 명세서에서 기재된 기술내용와 최초 명세서에서 기재된 기술내용가 불일치 하는것을 피면하면서 최초 명세서와 청구범위의 기재범위를 초과하는것을 피면하여야 한다.