개요：청구항의 진보성 유무 판단은 청구항의 기술방안 전체에 대하여 판단해야 하며, 기술방안의 기술적인 특징을 분할하여 개개의 기술적 특징에 대해 진보성 유무를 평가하여서는 아니 된다. 전반적인 각도로서 청구항에 기재된 발명에 대해 심사하여야 하되, 발명의 기술방안 자체에 대해 고려해야 할뿐만아니라 해당 기술 분야, 해결하고자 하는  기술적 문제 및 기술적 효과에 대해 고려하고, 청구항에 기재된 발명에 대해 전반적인 각도에서 판단해야 한다.

따라서 본문은 일 무효 사례를 통해 진보성 유무의 판단 중 전반적 원칙의 운용에 대한 저자의 이해와 생각을 서술함으로써 독자분들과 공유하도록 한다.

１. 관련 법규
《심사지침서(2010)》 제2부분 제4장에서는 진보성 유무의 판단에 대한 중요 원칙과 방법에 대해 규정했다. 그 중 전반적 원칙을 나타내는 규정은 다음과 같다.

a) 제3.1절 “심사원칙”에서는 발명의 진보성 유무의 판단 시 심사관은 발명의 기술 방안에 대해 고려해야 할뿐만아니라 발명의 해당 기술 분야, 해결하고자 하는 기술적 문제 및 기술적 효과 등 전반 구성에 대해 고려해야 한다고 규정하고 있다.

b) 제3.2.1.1절의 “용이성 여부” 에 관련하여, “가장 근접한 선행기술과 발명이 실제적으로 해결 하고자 하는 기술적 문제로 부터 출발하여 보호하고자 하는 발명이 해당 분야의 기술자에게 있어서 용이한지 여부를 판단해야 한다고 규정하고 있다. 판단 과정 중 선행기술이 전반적인 각도에서의 어떠한 기술적 시사가 존재하는지 여부에 대하여 확정해야 한다.

c) 제6.4절에서는 진보성 유무의 판단은 청구항이 한정하는 발명의 전체에 대해 평가하는 것, 즉 전반적인 각도에서 발명의 진보성 유무를 판단하는 것이지, 어느 하나의 기술적 특징에 대해 진보성 유무를 판단하는 것이 아니라고 규정하고 있다.

상기 a) 및 b)는 진보성 유무 판단의 근원인 기술적 문제에 대해 소홀히 해서는 아니됨 을 강조하고 있고, c)는 기술적 특징 사이의 중요한 관련성을 소홀히 해서는 아니 됨을 강조하고 있다고 보고 있다. 다음 구체적인 무효 사례와 결부하여 저자의 분석을 서술하도록 한다.

２. 사건 기본 정보
무효결정번호:제34351호
무효청구인:리징쑹(李景松)
특허권자: 오키전기(OKI Electric Industry)
특허등록번호: ZL201180021569.0
발명의 명칭:지폐입출금기
출원일:2011년 10월 14일
우선권일:2010년 11월 10일
등록공고일:2014년 5월 7일
무효결정: 발명특허권 유효 유지
관련 특허의 청구항1:
지폐입출금기에 있어서,

장치 프레임(5);
수납함(4)이 내장된 서랍부(6); 및
상기 장치 프레임(5)에서 상기 서랍부(6)를 빼는 방향(A)으로 빼내여 상기 수납함(4)을 탈착하도록 하는 2개의 높이가 부동한 레일(7a、7b)을 포함되며,
상기 수납함(4)의 탈착을 조작 하는 일측(B)의 레일(7a)은 다른 일측의 레일(7b)보다 낮은 위치에 설치하는 지폐입출금기.

３. 쟁점
무효 대상 발명의 청구항1과 인용발명1의 구별점: 상기 수납함(4)의 탈착을 조작 하는 일측(B)의 레일(7a)은 다른 일측의 레일(7b)보다 낮은 위치에 설치되어 있다.
쟁점1: 무효 대상 발명의 청구항1은 전반적인 각도에서 어떠한 기술방안을 보호하려고 하는가? 상기 구별되는 기술적 특징에 탈착 방식에 대한 한정이 포함되는가? 인용발명1의 기술방안과 부동한 점이 있는가?
쟁점2: 인용발명1은 상기 본 발명의 구별되는 기술적 특징을 사용한 무효 대상 발명의 청구항 1을 획득함에 있어서 기술적 시사를 주고 있는가?

４. 무효 결정 개요
심사 합의체에서는 청구항의 구별되는 기술적 특징은 상기 수납함(4)의 탈착을 조작하는 일측(B)의 레일(7a)은 다른 일측의 레일(7b)보다 낮은 위치에 설치되여 있다고 보고 있다. 무효 대상 발명의 청구항1과 인용발명1의 전체 기술방안에 대해 비교해 볼 때 청구항1은 서랍부의 일측(즉 착탈측)에서 수납함을 탈착하도록 설치하고, 서랍부 착탈측의 측판 높이가 다른 일측의 측판 높이와 같지 않아도 된다. 이에 따라 사용자는 서랍부 내부에 수납함을 탈착할 시 손을 높이 올려들어 서랍부를 수직 상측방향에서 아래로 탈착하지 않아도 되기 때문에 과정이 수월하고 편리해졌다.

인용발명1 중 공개한 기술 방안은 박스형 프레임(600)과 메인 프레임(900)의 일 측판 (601, 901)의 상부에 하나의 레일을 설치하였고, 메인 프레임(900)의 다른 일 측판 (902)에 롤러 베어링(32)를 설치하여 다른 일 측판 (602)와 맞물리며, 박스형 프레임(600)의 2개의 측판 높이는 상부레일과 롤러 베어링(32)의 높이를 초과해야 한다. 사용자는 박스형 프레임(600)의 일측에서 지폐저장박스(500)를 탁찰 할 수 없으며, 지폐저장박스(500)를 탈착할 경우 손을 올려들어 박스형 프레임(600)의 개구부의 수직 상측방향에서 아래로 지폐저장박스(500)를 탈착해야 한다.

청구항1에서는 서랍부 일측에서 수납함을 탈부착 가능하도록 하는 기술적 문제를 해결하여 사용자들로 하여금 수월하고 편리하게 수납함을 탈착하도록 하는 효과를 달성했다. 인용발명1이 해결하고자 하는 문제는 박스형 프레임을 효과적으로 설치 및 코스트 다운하는 데 있다. 달성하려는 기술적 효과는 박스형 프레임(600) 의 설치 및 탈착 시 메인 프레임(900)에 발생된 진동을 방지하고 저가의 롤러 베어링(32)의 사용을 통하여 레일을 대체 하므로 코스트 다운하는데 있다. 보다싶이 무효 대상 발명의 청구항1은 인용발명1과 비교시 구별적 특징이 존재하며, 청구항1과 인용발명1이 해결하고자 하는 기술적 문제가 달라 달성하는 기술적 효과도 다르다.

상술한 바와 같이 인용발명1중 레일을 볼 때 양측에 2개 부동한 높이의 레일이 포함되지만 낮은 위치의 레일 일측에 수납함 탈착 측을 설치하지 않아 상기 구별되는 특징에 대해 기술적인 시사가 없다. 따라서 해당 분야 기술자에게 있어서, 인용발명1중 레일과 롤러 베어링의 수량, 위치 및 지폐저장함(500)의 조립수단에 대해 개량하고자 하는 동기가 형성되기 어려우며 아울러 청구항1의 발명을 획득하기 어렵다.

따라서 합의체는 청구항1이 진보성이 있다고 최종 판결하여, 무효 대상 발명의 특허권을 유지하였다.

５.사례평가
당 무효결정에서 심판관이 전반적인 원칙을 진보성 유무 판단의 전반에 관통시키고 있음을 알 수 있다. 또한 발명이 해결하고자 하는 기술적 문제와 결합하여 무효 대상 발명의 청구범위에 기재된 기술방안에 대해 전반적으로 판단하고, 기술방안의 기술특징을 분할하지 않고, 기술적 문제와 결합하여 전반적인 각도에서 인용발명에 대해 기술적인 시사를 주었는지 여부를 판단해야 함을 알 수 있다.

쟁점1에 관하여: 합의체의 분석에 따르면 청구항1에서 보호하고자 하는 기술방안은 측면 탈착 방식 하의 레일의 상하 구체적인 설치 방식이다. 전반적으로 판단할 때 “탈착 일측면”을 레일 구조와 분할하여 고립적으로 레일의 상하 설치 구조로 볼 수는 없다. “탈착측”이란 한정은 무효 대상 발명 중 기술문제와 밀접히 관련되는 중요한 특징이다.

특허 배경 기술 중 선행기술에 존재하는 기술적 문제에 대해 작업자가 지폐수납함(4)을 B방향에서 탈착 시 지폐수납함(4)은 근접한 레일(7)과 부딛치게 되며, 탈착하기 어려운 등 문제가 존재한다고 기록하고 있다. 구별되는 기술적 특징이 반영하는 기술적 수단이 기술적 문제에 대해 달성된 기술적 효과는 사용자가 측면 서랍부 내부에 수납함을 탈착 시 손을 높게 들어 수직 상방에서 아래로 탈착 하지 않아도 되고 지폐수납함(4)은 근접한 레일(7)과 부딛치지 않아 탈착 과정이 수월하고 편리하다는 점이다.

기술적 문제와 기술적 효과를 분석하는 과정이 “구름을 헤치고 해를 보는 과정”으로 볼 수 있으며, 전면적이고 객관적으로 이해할 때 청구항1의 기술방안은 서랍부의 일측(즉 탈착측)에 수납함을 탈착하는 것이고, 탈착측의 레일이 다른 한측의 레일보다 낮다는 것이다. 반면, 전반적이지 아니할 경우 청구항1에 대한 이해에서 레일이 높고 낮다는 특징적 이해에만 지나칠 뿐, 기술적 문제와 밀접히 연관되고 탈착 방식을 반영하는 “탈착측” 이라는 특징에 대해서는 약화 또는 소홀히 할 것이다.

쟁점2에 관하여: 합의체의 분석에 따르면 합의체에서 기술적 시사 유무의 판단 시 레일의 높고 낮은 구조에 대해서만 고려하는 것이 아니라 전반적인 각도에서 특허와 인용발명 양자의 기술방안에 대해 고려하며 분석을 통해 인용발명1과 특허의 탈착 방식이 완전히 다르고 양자는 각각 부동한 탈착 방식 하에 존재하는 기술적 문제를 해결하고 있으며, 비록 인용발명1의 일부 기술적 특징에 “1고(高) 1저(低)”의 레일이 있지만 기술적 효과는 완전 다름을 알 수 있다. 따라서 합의체는 인용발명1은 아무런 기술적 시사도 주지 않았다고 판단한다.

따라서 기술적 시사 유무의 판단 시 기술적 문제를 떠나 단 국부적으로 동일한 특정에만 근거해 기술적 시사가 있다고 주관적인 추측을 해서는 아니된다.

결론적으로 청구범위의 기술방안에 대해 진보성 유무 판단 시 전반적인 각도에서 청구항의 기술방안에 대해 심사해야 한다. 전반적인 원칙을 소홀히 할 경우 진보성 판단의 착오를 가져오기 쉽다. 또한 기술특징 고립화, 기술방안 분해 등과 같은 문제 발생을 방지하기 위해서는 기술특징 자체 및 해당 기술방안 국부에만 주목해서는 아니된다. 아울러 진보성 판단 중 “용이성 여부”의 판단에 있어서도 기술 수단, 해결하고자 하는 기술적 문제 및 기술수단이 작용하는 기술적 효과 3자를 결합하여 전반적인 차원에서 분석해야 객관적인 판단결과를 얻을 수 있다.