특허청구범위에 기재된 자체 창작 기술 용어에 대해서는, 특허 실무자는 관련 산업 표준이나 규범에 근거하여 정확한 의미를 부여해야 한다. 만약 특허의 혁신성으로 인해 해당 기술 용어가 아직 산업 표준이나 규범에 포함되지 않은 경우, 특허 실무자는 명세서 또는 특허청구범위 내에서 그 기능, 기술적 구성 및 효과에 따라 정의를 내려야 한다. 자체 창작된 기술 용어가 출원 서류에서 충분한 정의나 해석을 부여받지 못한 경우, 중국 특허법 제26조 제3항에 규정된 '특허 공개 불충분' 문제를 야기할 수 있으며, 이는 특허 출원 단계에서 수정을 통해 해결할 수 없어 불리한 결과를 초래할 수 있다.

특허 출원 서류에서 발명의 기술적 구성에 대한 객관적 기술적 설명의 필요성을 충족시키기 위해, 특허청구범위 내에는 출원인이 자체적으로 창작한 기술 용어가 나타날 수 있다. 이에 따라 특허 출원, 무효 및 소송 단계에서 이러한 자체 창작 기술 용어의 의미를 어떻게 확정할 것인지, 다음의 대법원 대표적 판례를 통해 특허 실무자들은 시사점을 얻을 수 있었다.

사건개요

재심청구인 상하이 모터스 루크 자물쇠 제조공장(이하 “루크 공장”)과 피청구인 상하이 구지엔 자물쇠 유한공사(이하 “구지엔 회사”) 간의 실용신안특허권 침해 분쟁 사건(참고문헌: 『최고인민법원 지식재산권 재판 사례 지도(제7집)』 참조)에서, 구지엔 회사는 명칭이 "공전 잠금 장치"인 실용신안 특허(출원번호 200820155495.5, 이하 “본안 특허”)의 독점 실시권자였다. 구지엔 회사는 루크 공장이 본안 특허권을 침해하였다는 이유로 소송을 제기하였다.

본안 특허는 총 일곱 개의 청구항을 포함하고 있으며, 그 중 독립청구항 1은 다음과 같다: "공전 잠금 장치로서, 열쇠(1), 로크 코어(4), 및 로크 바디(8)를 포함하며, 상기 로크 코어(4)의 한쪽 끝은 열쇠(1)가 삽입되도록 구성되고, 다른 쪽 끝에는 회전 추진기(5)가 설치되어 있으며, 신축 연동기(6)의 한쪽 끝은 회전 추진기(5)와 인접하고 다른 쪽 끝에는 신축 막대가 설치되어 있으며, 로크 바디(8)의 한쪽 끝 또는 로크 바디(8)의 외주에는 신축 연동기(6)가 외부로 신축되도록 하는 채널(11)이 설치되어 있고, 로크 바디(8)의 외주와 외관(2)의 내주 사이에는 감속 스프링(9) 및 위치 설정 강구(10) 또는 감속 탄성편(12) 및 위치 설정 돌기(13)가 장착되어 있다."

종속청구항 6은 다음과 같다: "청구항 1에 기재된 공전 잠금 장치에 있어서, 상기 회전 추진기(5)에는 캠축이 설치되어 있고, 신축 연동기(6)는 원통형 또는 다각형 기둥 형태이다."

상하이시 제1중급인민법원은 1심에서, 가호물건이 공전 잠금장치이며 해당 제품 내에 "회전 추진기"와 결합하는 부품이 실제로 존재하고 이 부품이 신축 작동 공간을 가지고 있다고 판단하여 "신축 막대" 및 "신축 연동기가 외부로 신축되도록 하는 채널"이 포함된다고 보았다. 따라서가호물건의 기술적 특징이 본안 특허의 필요 기술적징과 동일하다고 인정하였다. 그러나 본안 특허 출원일 전에 루크 공장이 동일한 차량 잠금장치를 실제로 제조 및 판매한 사실을 근거로, 루크 공장이 원래 범위 내에서 계속 제조할 권리가 있다고 판단하였다. 이에 따라 법원은 구지엔 회사의 모든 소송 청구를 기각하고, 소송비 2,377인민폐을 구지엔 회사가 부담하도록 명하는 판결을 선고하였다.

구지엔 회사는 이 판결에 불복하여 상하이시 고등인민법원에 항소하였다. 2심 법원은가호물건의 기술적 특징이 본안 특허의 권리 보호 범위에 속하며, 루크 공장이 선사용권을 입증할 충분한 증거를 제시하지 못했다고 판단하였다. 이에 상하이시 고등인민법원은 1. 1심 판결을 취소하고, 2. 루크 공장이 구지엔 회사의 본안 특허권 침해를 즉시 중지하며, 3. 루크 공장이 구지엔 회사에 경제적 손해 및 합리적 비용 3.5만 인민폐을 배상하고, 4. 구지엔 회사의 기타 소송 청구를 기각한다는 판결을 선고하였다.

루크 공장은 이에 재심을 청구하였다. 최고인민법원은 가호물건이 본안 특허 청구항 1 및 6에 기재된 "신축 연동기", "신축 연동기 일단에 설치된 신축 막대" 및 "신축 연동기가 외부로 신축되도록 하는 채널"을 포함하지 않아 본안 특허권의 보호 범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 1심 법원이 "차량 잠금장치 내에 회전 추진기와 결합하는 부품이 존재하며 이 부품이 신축 작동 공간을 가진다"는 이유로 신축 연동기의 특허 기술 방안에서의 의미를 전체적으로 이해하지 못해 침해 제품이 특허권 보호 범위에 속한다는 오인을 한 점, 2심 판결이 이를 시정하지 못하고 사실 인정 및 법률 적용에 오류가 있는 점을 지적하며 최고인민법원은 이를 시정하였다. 또한 가호물건이 특허권 보호 범위에 속하지 않음이 확인되었으므로 루크 공장의 선사용권 주장에 대해서는 더 이상 판단하지 않았다. 이에 따라 최고인민법원은 일,이심 및 1심 판결을 취소하고, 2. 구지엔 회사의 소송 청구를 기각하는 종국 판결을 선고하였다.

사례 분석

본안의 쟁점은 가호물건이 본안 특허권의 보호 범위에 속하는지 여부를 판단하는 데 있었다. 중국 특허법 제59조는 "발명 또는 실용신안 특허권의 보호 범위는 그 청구항의 내용을 기준으로 하며, 명세서 및 도면은 청구항의 내용을 해석하는 데 사용될 수 있다"고 규정하고 있다. 그러나 본안 청구항 1의 "신축 연동기"는 출원일 전 해당 기술 분야에서 공지된 기술용어가 아닌 출원인이 자체적으로 창작한 기술 용어였기 때문에, 이러한 자체 창작 용어의 의미를 어떻게 확정할 것인지가 핵심 쟁점이 되었다.

「최고인민법원의 특허권 침해 분쟁 사건 심리에 관한 법률 적용 문제에 관한 해석」(이하 “법석”) 제3조는 "인민법원은 청구항에 대해 명세서 및 도면, 청구항서의 관련 청구항, 특허 심사 기록을 활용하여 해석할 수 있다. 명세서가 청구항 용어에 대해 특별한 정의를 내린 경우에는 해당 특별 정의를 따르다. 이상의 방법으로도 청구항의 의미를 명확히 할 수 없는 경우, 사전, 교과서 등 공지 문헌 및 해당 기술 분야의 통상의 기술자의 일반적 이해를 종합하여 해석할 수 있다"고 규정하고 있다. 즉, 이러한 자체 창작 기술 용어의 의미는 해당 기술 분야의 기술자들에게 익숙하지 않으므로, 해당 자체 창작 기술 용어의 의미를 확정할 때 청구항서와 명세서가 이미 정확하고 명확하게 정의한 경우 일반적으로 그 정의에 따라 의미를 확정한다. 청구범위와 명세서가 정의하지 않은 경우, 명세서 및 도면에 기재된 관련 배경 기술, 해결하려는 기술적 문제, 구체적 실시 예, 얻은 예상치 못한 기술적 효과 등을 종합하여 해당 특허에서의 의미를 확정하여야 한다.

구체적으로 본안 특허에서, 특허 출원인은청구범위와 명세서 모두에서 신축 연동기에 대한 정의나 해석을 제시하지 않았다. 따라서 명세서와 도면에 기재된 해당 기술 용어와 관련된 기술 내용을 종합적으로 고려하여 그 의미를 확정하여야 하였다.

첫째, 본안 특허는 일반 자물쇠의 걸쇠(lock bolt)나 빗장(lock latch) 자체를 개선하는 것과 관련되지 않으며, 또한 신축 연동기를 걸쇠나 빗장으로 직접 대체하는 방식으로 일반 자물쇠를 개조하는 것과도 관련되지 않았다. 둘째, 신축 연동기는 회전 추진기와 걸쇠 또는 빗장 사이에 설치되어, 걸쇠나 빗장의 작동을 추진하는 중간 부품으로 사용되었다. 신축 연동기와 걸쇠 또는 빗장은 각각 독립적이며 동일한 부품이 아니었고, 또한 본안 특허에는 신축 연동기로 걸쇠나 빗장을 직접 대체하여 신축 연동기 자체가 직접 잠금 기능을 수행한다는 기술 내용이 기재되어 있지 않았다. 셋째, 재심청구인 루크 공장이 제출한 QB/T3835-1999 표준의 관련 기재 "걸쇠(bolt)는 자물쇠에서 직접 잠금 기능을 수행하는 부품이다" 및 "걸쇠 구동부(follower)는 직접 걸쇠를 구동하는 작용을 하는 부품이다"에 따르면, 신축 연동기는 걸쇠나 빗장의 작동을 추진하는 데 사용되는 부품으로서, 신축 연동기 자체는 직접 잠금 기능을 수행할 수 없었다. 따라서 신축 연동기는 상기 표준에서 규정한 "걸쇠(bolt)"의 정의에 부합하지 않으며, 실질적으로 해당 표준의 "걸쇠 구동부(follower)"에 해당하였다.

본 고안 도 1

가호물건 특허의 도 1

2.상기와 같이 자체 창작 용어의 의미를 명확히 한 기초 위에서, 가호물건이 본안 특허권의 보호 범위에 속하는지 여부를 판단할 필요가 있었다. 첫째, 가호물건에 사용된 걸쇠는 직접 잠금 기능을 수행하는 반면, 신축 연동기는 걸쇠나 빗장의 작동을 추진하는 데 사용되며 그 자체로는 잠금 기능을 수행할 수 없었다. 둘째, 가호물건의 걸쇠는 회전 추진기에 의해 직접 구동되는 반면, 본안 특허에서는 회전 추진기와 걸쇠 또는 빗장 사이에 신축 연동기가 설치되어 이를 통해 걸쇠나 빗장이 구동되었다. 셋째, 공전 방지 시 가호물건은 걸쇠 통로가 자물쇠 몸체와 함께 회전하여 공전 방지 기능을 구현하는 반면, 본안 특허는 회전 추진기가 신축 연동기를 구동할 수 없게 되어 공전 방지 기능이 구현되었다. 그래서 가호물건의 걸쇠는 신축 연동기와 작동 원리, 기능, 효과 측면에서 모두 동일하지 않으며, 가호물건에는 본안 특허 청구항 1과 청구항 6에 기재된 신축 연동기와 신축 연동기 일단에 설치된 신축 막대도 포함되어 있지 않았다. 상술한 바를 종합하면, 가호물건은 본안 특허권의 보호 범위에 속하지 않았다.

시사점

상기 분석된 사례에서와 같이, 자체 창작 기술 용어가 청구항과 명세서 모두에서 정의나 해석을 제시하지 않은 경우, 구체적인 실시 예에 비추어 그 의미를 확정하게 된다. 이로 인해 해당 자체 창작 용어의 의미는 상대적으로 구체적이고 하위 수준에 머무르게 되며, 청구범위에서의 상대적으로 상위 수준의 의미로 해석될 수 없고, 경우에 따라서는 발명자가 구상한 기술적 방안을 포괄하지 못하거나 이탈하게 되어 발명자의 특허 보호에 불리한 결과를 초래하였다.

변리사는 명세서를 기초로 특허 서류를 작성하거나 외국어 특허 출원 서류를 번역 및 교정할 때에는, 상대적으로 생소하며 자체 창작이 개입되었을 가능성이 있는 용어에 주의를 기울여야 하며, 관련 산업 표준이나 규범에 따라 정확한 의미를 부여해야 한다. 해당 명세서의 혁신성으로 인해 산업 표준이나 규범이 아직 해당 용어를 다루지 않은 경우, 변리사는 명세서나 청구범위 내에서 그 기능, 기술적 구성 및 효과에 따라 정의를 제시해야 한다. 또한 이 정의는 모든 실시 예를 포괄하며 적절하고 합리적인 상위 개념화가 이루어져야 발명자의 이익을 보다 효과적으로 보호할 수 있다.

또한, 자체 창작된 기술 용어가 출원 서류에서 충분한 정의나 해석을 부여받지 못한 경우, 이는 특허 공개 불충분 문제를 야기할 수 있다. 중국 특허법 제26조 제3항에 따르면, 명세서는 발명 또는 실용신안에 대해 해당 기술 분야의 통상의 기술자가 실시할 수 있을 정도로 명확하고 완전하게 설명하여야 한다. 자체 창작 용어에 대한 해석이 불충분하여 특허의 기술적 방안이 불충분하게 공개된 경우, 특허 출원 단계에서 수정을 통해 이를 해결할 수 없어 불리한 결과를 초래할 수 있다. 그러므로 출원 서류 제출 전에 발명자와 충분히 소통하여 해설적 설명의 추가, 실시 예의 보강, 중위 개념의 일반화 등 방식을 통해 출원 서류를 완성하여야 한다. 더불어, 무효 및 소송 단계에서, 권리 부여된 특허는 공개 불충분을 이유로 무효 선고를 받을 위험에 직면할 수 있으며, 이는 권리 부여된 특허의 불안정성을 초래할 수 있다.

이점을 감안하여, 변리사는 특허 출원 서류를 처리할 때에는, 출원 서류에 나타날 수 있는 자체 창작 용어에 대해 보다 신중한 태도로 임해야 하며, 발명자와의 원활한 소통을 기반으로 특허 출원 서류를 보다 전문적으로 완성함으로써 발명자의 이익을 더욱 효과적으로 보호하여야 한다.