중국 등록상표 전용권 남용행위에 대한 사법규제를 논의

발표 시간:2020-07-07

출처:정림특허사무소

오랫동안, 중국에는 다수의 악의적인 상표 선점 행위가 존재해 왔다. 이는 사용을 목적으로 하지 않으며, 실제 생산 운영 활동을 수행하는 시장 주체가 제때에 등록하지 않은 상표를 선점한 후, 위협, 신고, 소송 등의 방식을 통해 실제 권리자를 괴롭히고, 결국 실제 권리자로 하여금 고가에 선점된 상표를 구매하도록 강요하여 불법적인 이익을 얻는 것을 목적으로 한다. 이러한 악의적인 상표 선점에 기반한 상표권 남용 행위는 공정한 경쟁 시장 질서를 심각히 저해할 뿐만 아니라, 대량의 사법 및 행정 자원을 낭비하고 있다.

본고는 최근 몇 년간 중국 사법 실무에서 악의적인 상표 선점 행위를 심판한 사례를 바탕으로, 중국 사법 기관이 이 행위를 사법적으로 규제하는 현황을 종합하여, 관련 사업자가 자신의 합법적 권익을 보호하는 데 일정 정도 참고가 되기를 바란다.

ㄱ.관련 사례
과거 사법 실무에서, 악의적 선점을 기반으로 한 상표 전용권 남용 행위에 대해 중국 법원의 판결 결과는 완전히 동일하지 않았다. 이는 물론 개별 사건의 정황 차이에서 기인하기도 하지만, 더욱 중요한 것은 중국 사법 기관이 악의적 선점 행위를 규제하려는 의지와 강도가 점차 강화되는 추세를 보여준다는 점이다. 필자는 최근 몇 년간 비교적 주목받은 관련 사례들을 판결 결과에 따라 다음과 같이 세 가지 유형으로 정리하였다.

1.칠새화(七色花) 사건, 유니클로(優衣庫) 사건
이 두 사건에서 법원은 모두 피고인인 선원용권자(先使用權者)가 악의적 선점 성격을 가진 원고의 상표 전용권을 침해하였다고 인정하였으며, 피고인에게 분쟁 표시의 사용을 즉시 중지할 것을 명령하였다. 반면, 원고의 배상 청구에 대해서는 법원이 부정적인 태도를 보였다. 즉, 배상 청구를 전면 지지하지 않거나, 부분적으로만 지지하면서도 판결된 배상액과 원고가 청구한 배상액 사이에 현격한 차이를 두었다.

칠새화(七色花) 사건(2012-2015)

사건 경과: 피고인 칠새화七色花) 회사는 원래 광저우 아야야상한(廣州啊呀呀尚韓) 투자자문 유한회사로 1999년에 설립되었으며, “7magic” 상표를 등록하고 상품에 “칠새화(七色花)” 표시를 사용해 왔다. 2010년 12월 회사 명칭을 칠새화(七色花) 회사로 변경하고 여성 액세서리 사업을 주로 영위하였으며, 2012년 소송 시작 시점까지 전국에 수천 개의 체인 가맹점을 보유하고 있었다. 원고인 광저우 아이야야(廣州啊呀呀) 회사는 2010년 제3자인 화마오(華茂) 회사로부터 “칠새화 및 도형(七色花及圖)” 등록상표의 3년 독점 사용 허가를 취득하였다(해당 상표는 1996년과 1997년에 등록되었으나, 소송 제기 시점까지 화마오 회사 및 아이야야 회사 모두 관련 상품류에서 이 상표를 사용한 사실이 없음). 원고는 2012년 칠새화 회사가 상품에 “칠새화(七色花)” 표시를 사용하는 행위가 상표권 침해에 해당하며, 기업 명칭에 “칠새화(七色花)” 문자를 사용하는 행위는 부정경쟁을 구성한다는 이유로 푸젠(福建) 고등법원에 소를 제기하였다. 이 사건은 푸젠 고등법원의 1심을 거쳐, 최종적으로 최고인민법원의 2심을 통해 최종 판결이 이루어지였다.

심리 결과:
① 원고는 상표에 대한 상업적 사용 의도가 없었으며, 그 소제기 행위는 상표권 남용에 해당하여 신의성실의 원칙과 권리남용금지의 원칙에 위배된된다. 따라서 원고의 1억 위안에 달하는 거액의 배상 청구는 지지되지 않았다.
② 피고인이 “칠새화(七色花)”를 기업 명칭으로 사용한 행위에는 타인의 명성에 편승하려는 의도가 없어 부정경쟁을 구성하지 않는다.
③ 피고인이 “칠새화(七色花)” 표시를 사용한 일부 행위는 원고의 등록상표 전용권을 침해한 것으로, 원고의 손해 및 합리적 지출 비용 120만 위안을 배상하도록 명령받았다.

유니클로(優衣庫) 사건(2014-2015)

사건 경과: 원고 광저우 지난전(廣州指南針) 회사 및 중웨이(中唯) 회사는 상표 등록 및 양도를 전문으로 하며, 2,600여 건 이상의 상표를 등록한 바 있다. 2014년부터 유니클로(優衣庫) 회사 및 그 계열사가 자사의 “UL” 등록상표를 침해하였다는 이유로 전국 각지에서 총 42건의 소송을 제기하였다.

심리 결과:42건의 소송 판결 결과는 각기 상이하였으며, 그 중 가장 대표적인 상하이(上海) 고등법원의 판결 내용은 다음과 같다.
① 피고인이 분쟁 상표를 사용한 행위는 침해에 해당하므로, 침해 행위를 중지하여야 한다.
② 원고가 분쟁 상표를 실제로 사용하지 않았으므로, 침해 행위로 인해 실제 손실이 발생하지 않았다. 따라서 원고의 손해배상 청구는 지지되지 않는다.
③ 원고의 소제기는 정당성이 결여되어 있으며, 대량 소송으로 인한 지출은 합리적 비용으로 볼 수 없다. 따라서 소송 비용은 원고가 부담하여야 한다.

2.사이커스(賽克思) 사건, 겔리시(歌力思) 사건
이 두 사건에서 법원은 모두 신의성실 원칙 위반 및 권리 남용의 관점에서, 피고인인 선원용권자(先使用權者)의 행위가 침해를 구성하지 않는다고 직접 판시하였으며, 악의적 선점자의 손해배상 청구를 근본적으로 배척하였다.

사이커스(賽克思) 사건(2011-2015)

사건 경과: 사이커스(賽克思) 회사는 1997년에 설립되어 유압 장비를 주요 사업으로 영위하였으며, 2000년 “saikesi.com” 도메인 명을 등록하고 2007년 “SKS” 등록상표 전용권을 취득하였다. 해당 계열사인 본안 피고인 광톈사이커스(廣天賽克思) 회사는 2007년 “賽克思.cn” 도메인 명을 등록하였으며, 2009년 사이커스 회사로부터 “SKS” 등록상표 전용권을 양수받았다. 원고 챠오원쥔(邵文軍)은 2009년 “賽克思 saikesi” 등록상표 전용권을 취득한 후, 2011년 광톈사이커스 회사를 상대로 소송을 제기하였다. 원고는 피고인이 자신이 등록한 해당 상표와 동일한 문자를 기업 명칭으로 사용하고, 해당 상표가 지정된 상품과 동일한 상품에서 이를 두드러지게 사용한 행위가 상표권 침해에 해당한다고 주장하였다.

심리 결과:
① 분쟁 상표와 동일한 표지에 대해 사이커스 회사는 합법적인 선등록 기업명칭권 및 도메인명 권리를 보유하고 있으며, 해당 표지를 사용한 행위에는 분쟁 상표에 편승하려는 악의가 없고, 관련 소비자의 혼동 및 오인을 초래하지 않으므로 정당성을 갖는다.
② 원고는 직무상 편의 또는 업무상 우위를 이용하여 악의적으로 상표를 등록하고 타인의 선행 권리를 훼손함으로써 부당한 이익을 추구하였으며, 이는 신의성실 원칙에 위반되는 행위로서 법적 보호를 받을 수 없다.
③ 원고는 비양심적인 방식으로 상표 전용권을 취득한 후, 이를 근거로 광톈사이커스(廣天賽克思) 회사의 정당한 사용 행위를 상대하며 침해 소송을 제기한 것은 등록상표 전용권의 남용에 해당한다. 따라서 원고의 소송 청구는 지지될 수 없으며, 소송 비용은 원고가 부담하여야 한다.

겔리시(歌力思) 사건(2012-2014)

사건 경과: 피고인 겔리시(歌力思) 회사는 의류 생산 및 판매 업종에 종사하며, "겔리시(歌力思)" 상표(제25류 의류 등, 등록일 1999년)를 보유하고 있다. 원고 왕수이융(王碎永)은 2011년 제18류(지갑, 핸드백 등)에 "겔리시(歌力思)" 상표를 등록하였으며, 2012년 겔리시 회사가 여성용 핸드백에 "겔리시(歌力思)" 표지를 사용한 행위가 자신의 상표권을 침해한다는 이유로 소송을 제기하였다. 본안은 1심, 2심을 거쳐 최종적으로 최고인민법원의 재심을 통해 확정 판결이 이루어졌다.

심리 결과:
① 피고인은 자사의 기업명칭 및 제25류 등록상표를 기반으로 "겔리시(歌力思)"라는 상업적 표지에 대한 선행 권리 기초를 보유하고 있으며, 사용 방식과 행위는 정당하여 소비자로 하여금 상품의 출처를 혼동하게 하지 않으므로, 분쟁 상표의 전용권 침해를 구성하지 않는다.
② 원고는 비양심적인 방식으로 상표 전용권을 취득하여 권리 남용을 구성하였으며, 관련 소송 청구는 법적 지지를 받을 수 없다.

3.쿼메이통(確美同) 사건(2017-2018)
본 사건에서 악의적 선점자는 상표 등록 승인 후 법원에 소송을 제기하기보다는, 행정적 신고 제도 등을 활용하여 선원용권자 및 관련 판매업자의 영업 활동을 지속적으로 방해하였습니다. 이로 인해 이후 제기된 소송에서 피고인으로서 부정경쟁 행위를 구성한 것으로 판단되어, 원고의 경제적 손실을 배상해야 하였습니다.
사건 경과: 피고인 이모(李某)는 2016년 바이엘 그룹의 자외선 차단제 제품 '쿼메이통(確美同)'의 포장 디자인에 포함된 그래픽 요소를 상표로 등록하였습니다. 이후 자신의 상표 전용권을 이용하여 타오바오(淘寶) 플랫폼에서 판매되는 '쿼메이통' 관련 제품을 대상으로 대규모적이고 지속적인 신고를 진행하였으며, 신고를 받은 '쿼메이통' 제품 유통업체에게 유료로 신고를 철회해 주는 서비스를 제공하여 관련 업체들에 상당한 손실을 입혔습니다. 이에 원고 바이엘 그룹은 법원에 부정경쟁 소송 및 권리 침해 부존재 확인 소송을 제기하여, 피고인의 침해 행위 중지 및 250만 위안(약 4.5억 원)의 손해배상과 합리적 비용 지급을 청구하였습니다. 2018년 3월, 위항(餘杭) 법원은 본안에 대한 1심 판결을 선고하였습니다.

심리 결과:
① 피고인은 원고 제품에 접촉할 가능성이 있었으며, 이는 원고의 저작권 침해를 구성하였다.
② 피고인의 악의적 상표 선점, 악의적 신고, 악의적 판매 및 유료 신고 철회 행위는 신의성실 원칙에 위반되어, 「부정경쟁방지법」 제2조에 규정된 부정경쟁 행위에 해당하였다.
③ 피고인에게 부정경쟁 행위 중지를 명령하고, 원고의 경제적 손실 70만 위안을 배상할 것을 판결하였다.

ㄴ.판결 분석
이상의 사례 판결 결과를 통해 알 수 있듯이, 이러한 유형의 사건에서는 대다수가 악의적 소송 제기자의 손해배상 청구를 지지하지 않았다. 그러나 실제 권리자의 행위가 침해를 구성하는지 여부를 판단하는 관점에서 볼 때, 사법 기관이 악의적 권리 주장자에 대해 보이는 태도에는 차이가 있었다.
2015년에 종결된 칠새화(七色花) 사건 및 유니클로(優衣庫) 사건에서 법원은 피고인인 선사용자(先使用者)의 행위가 침해를 구성한다고 판단하여 분쟁 표지의 사용 중지를 명령하였으며, 치세화 사건에서는 원고의 배상 청구를 부분적으로 지지하였다. 이를 통해 사법 기관의 의도는 등록상표 전용권 제도의 안정성을 훼손하지 않는 범위 내에서 법적 정의에 부합하는 결과를 도출하려 한 것으로 볼 수 있으며, 이는 상대적으로 온건한 중도적 접근이라 할 수 있다.

이에 반해, 2015년 말에 종결된 사이커스(賽克思) 사건 및 2017년 최고인민법원이 상표 지도 사례로 지정한 겔리시(歌力思) 사건에서는 보다 단호한 태도로 악의적 권리 주장자에 대해 '아니오'라고 선언하였다. 법원은 선사용자가 분쟁 표지에 대해 합법적인 선행 권리를 보유하고 있으며 사용 방식이 정당하여 침해를 구성하지 않는다고 판시하였다. 원고인 상표 선점자가 비양심적인 방식으로 취득한 상표권을 근거로 실제 권리자의 정당한 사용 행위를 상대로 제기한 침해 소송은 신의성실 원칙에 위배되어 권리 남용에 해당하며, 이와 관련된 소송 청구는 법적 지지를 받아서는 안 된다고 명확히 판결하였다.

나아가, 위항(餘杭) 법원은 쿼메이통(確美同) 사건을 심리하면서 "악의적 등록", "악의적 신고", "악의적 판매", "상표 축적" 등의 행위 요건을 갖춘 악의적 상표 선점자를 「부정경쟁방지법」의 규제 범위에 포함시킬 수 있음을 인정하였다. 다른 구체적 적용 조항이 없을 경우, 제2조의 신의성실 원칙에 관한 원칙적 규정을 단독으로 적용하여 이를 규제하였다. 본 사건은 실무에서 이러한 유형의 사건을 처리하는 접근 방식을 확장하였으며, 실제 권리자에게 더 많은 사법적 구제 가능성을 제공하였다.

ㄷ、결어
위의 사례에서 알 수 있듯이, 악의적 상표 등록 행위 및 이를 기반으로 한 상표 전용권 남용 행위에 대해 중국 사법 기관의 규제 태도는 점차 확고해지고 있다. 겔리시(歌力思) 사건은 신의성실 원칙을 상표 분야에 창의적으로 적용함으로써, 향후 사법 기관이 동일 유형의 사례를 심리하는 데 매우 중요한 지도적 역할을 하였다. 또한 쿼메이통(確美同) 사건은 권리자가 「부정경쟁방지법」을 활용하여 전문 상표 선점자를 단속하고 배상을 획득한 최초의 성공적 사례로, 향후 유사한 처지에 놓인 다른 기업들이 자체 합법적 권익을 보호하고 악의적 선점 및 악의적 신고 행위를 단속할 때 돌파구가 되는 해결 방안을 제공하였다.

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