특징 a와 b는 진보성에 기여하지 않았으며, 특허권자도 이를 근거로 어떠한 이익도 획득하지 않았다. 따라서, 권리 부여 및 권리 확인 단계에서 특허권자가 특징 a와 b에 대해 행한 제한적 진술은 기술적 방안의 포기에 해당하지 않으며, “출원경과 참작의 원칙” 원칙이 적용되지 않는다. 권리 부여 및 권리 확인 단계에서 실질적인 진보성 작용을 하지 않은 특징에 대하여, 특허권자가 이를 근거로 권리 부여나 기타 이익을 획득하지 않은 경우, 해당 특징에 대한 제한적 진술은 기술적 방안의 포기로 간주되지 않으며, “출원경과 참작의 원칙”이 적용되지 않는다.

사건 기본 정보

최고인민법원 사건번호: (2017) 최고법민신 1826호
재심신청인: 조귀란(曹桂蘭) 외 3인 (1심 원고, 2심 피상소인)
피신청인: 충칭 리판 자동차 판매 유한공사 (1심 피고, 2심 상소인)
피신청인: 충칭 리판 승용차 유한공사 (1심 피고, 2심 상소인)
피신청인: 쿤산 화성 전자 유한공사 (1심 피고, 2심 상소인)
1심 피고: 난징 주화산 자동차 판매 서비스 유한공사
1심 피고: 리판 실업(집단) 주식회사
1심 피고: 항저우 야판 자동차 유한공사

재심신청인 조귀란 외 3인, 후메이링(胡美玲), 장리(蔣莉), 장하오톈(蔣浩天)(이하 통칭 "재심신청인 또는 특허권자")은 특허번호 ZL200710019425.7, 특허명칭 "상어지느러미형 안테나"에 대한 발명특허권을 상속하여 보유하고 있다.

사건 판결 결과 정보

사건 사유: 발명특허권 침해 분쟁
심급별 법원 및 판결 결과:
1심: 난징시 중급인민법원 (2014) 영지민초자 제135호 판결문：침해 성립을 인정하는 판결을 선고하였다.
2심: 장쑤성 고등인민법원 (2016) 소민종 161호 판결문：침해 성립을 부인하는 판결을 선고하였다. 재심신청인이 관련 특허 무효 심판 절차에서 진술한 의견이 기술적 방안의 포기에 해당하며, “출원경과 참작의 원칙”이 적용되어야 한다는 이유로, 피소 제품은 특허의 균등 침해를 구성하지 않는다고 판단하였다.
재심: 최고인민법원은 장쑤성 고등인민법원에 본 사건의 재심을 지시하였다.

쟁점

특허권자가 권리부여 및 권리확인 절차에서 특허청구항에 대해 "기존 기술 대비 존재하는 차별적 기술특징"으로 제시한 제한적 진술이 “출원경과 참작의 원칙” 적용을 야기하는지 여부가 주요 쟁점이다.

본 사건 관련 법령 및 사법해석

2010년 1월 1일부터 시행된 「최고인민법원의 특허권 침해 분쟁 사건 심리에 관한 법률 적용 문제에 관한 해석」 제6조는 출원경과 참작의 원칙의 적용에 대해 명확히 규정하고 있다. "특허출원인 또는 특허권자가 특허권 부여 또는 특허권 무효 선고 절차에서 특허청구항, 명세서의 수정 또는 의견 진술을 통해 포기한 기술적 방안을 특허권 침해 분쟁 사건에서 다시 특허권 보호 범위에 포함시키는 경우, 인민법원은 이를 지지하지 않는다."

《최고인민법원의 특허권 침해 분쟁 사건 심리에 관한 법률 적용에 관한 몇 가지 문제의 해석(2)》법석〔2016〕1호 제13조: 권리자가 특허출원인 또는 특허권자가 특허권 부여 및 권리 확인 절차에서 특허청구항, 명세서 및 도면에 대해 행한 제한적 수정 또는 진술이 명확히 부정된 사실을 입증하는 경우, 인민법원은 해당 수정 또는 진술이 기술적 방안의 포기를 초래하지 않았다고 인정하여야 한다.

각 단계별 공식 인정사항

“출원경과 참작의 원칙”과 관련된 특허청구항 1의 기술적 특징:
특징 a: 안테나 신호 출력 단자는 안테나 연결 부재를 통해 안테나 증폭기의 신호 입력 단자와 연결되거나, 동축 케이블과 직접 정합 연결됨.
특징 b: 상기 무선수신안테나는 사출성형 삽입 또는 고정 클립 장착 방식으로 안테나 외장 내측 상부에 설치됨.
특징 c: 상기 무선수신안테나는 AM/FM 공용 안테나임.

1. 권리부여 단계에서 특징 a, b에 대한 인정
인청참증 1은 다음과 같이 개시하고 있다: "안테나 장치는 하나의 상어지느러미 형태 외부 커버(21)를 가지며, AM 안테나는 상어지느러미 형태 외부 커버(21) 내측의 상단부에 배치된다. 상기 AM 안테나는 AM 증폭 회로(231)에 연결되며, 연결부는 필연적으로 AM 안테나의 신호 출력 단자 및 증폭 회로(231)의 신호 입력 단자이다. 안테나 상어지느러미 형태 외부 커버(21)의 하단부에는 금속 베이스(25)가 장착된다." 이를 근거로 심사관은 인청참증 1이 특징 a와 b를 개시한 것으로 판단하였다.

특허권자는 본 발명의 특허청구항 1이 안테나 연결 부재를 통해 안테나와 안테나 증폭기가 연결되는 것을 한정하고 있으며, 이 연결 방식이 인청참증 1의 안테나 연결 방식과 다르다고 주장하였다. 특허권자는 본 발명의 특허청구항 1이 무선수신안테나의 고정 방식이 사출성형 삽입 또는 고정 클립 장착 방식으로 안테나 외장 내측 상부에 설치되는 것을 한정하고 있다고 주장하였다. 이는 특허권자가 기타 고정 방식을 포기하고 “사출성형 삽입” 또는 “고정 클립 장착” 방식만을 인정한 것으로 해석될 수 있다.

심사관은 제1, 2차 심사의견통지서에서 연결 부재를 통한 임피던스 정합이 해당 기술 분야의 관용기술수단이며, “사출성형 삽입” 및 “고정 클립 장착” 역시 해당 분야에서 일반적으로 사용되는 고정 방식으로서 해당 기술 분야의 공지상식에 속한다고 명시적으로 진술하였다. 이를 통해 심사관은 특허출원인이 특징 a와 b를 근거로 특허가 진보성을 가진다는 의견진술을 명확히 부정하였다. 최종적으로 특허출원인은 제2차 심사의견 답변에서 특징 c를 특허청구항 1에 보충하여 보호범위를 추가로 축소함으로써 관련 특허의 권리부여를 가능하게 하였다.

2. 권리확인 단계에서 특징 a, b에 대한 인정
제25637호 무효심판 청구 심사 결정서는 특징 a와 b가 복수의 인청참증에 의해 개시된 것으로 명확히 인정하였으며, 최종적으로 특징 c를 근거로 특허청구항 1이 진보성을 갖는다고 판단하여 관련 발명특허권의 효력을 유지하였다.

3. 2심 판결의 인정
무효심판 청구 심사 결정서는 형식상으로 특허권자의 특징 a와 특징 b에 관한 진술을 명확히 부정하지 않았으며, 이에 따라 관련 특허가 권리확인 단계에서 "특징 a와 b에 관한 기술적 방안의 포기"를 구성한다고 인정하여 출원경과 참작의 원칙을 적용하였다. 특허권자는 권리부여 및 권리확인 단계에서 본 발명의 안테나와 안테나 증폭기 간 연결 고정 방식이 "안테나 연결 부재"이며, 무선수신안테나의 고정 방식이 "사출성형 삽입 또는 고정 클립 장착"임을 한정하였다.

특허법 사법해석에서는 제한적 해석이 명확히 부정된 경우에만 해당 해석이 기술적 방안의 포기를 초래하지 않았다고 인정하도록 규정하고 있다. 특허권자가 특징 a, b에 대해 행한 제한적 해석에 대해, 특허심판위원회는 특징 a, b가 관련 특허에 진보성을 부여하는지 여부에 대해 명확한 평가를 하지 않았으며, 이는 "명확한 부정" 요건을 충족하지 못한다. 따라서 특허청구항에 대한 제한적 해석은 이미 기술적 방안의 포기를 구성한 것으로 판단된다.

특허권자가 권리부여 및 권리확인 단계에서 특허청구항에 대해 제한적 해석을 행하고, 이미 포기한 기술적 해결방안을 침해소송 단계에서 다시 균등한 특징으로 특허청구항의 보호범위에 포함시키려는 경우, 법원은 이를 지지하지 않는다. 따라서 침해소송 단계에서 특허권자가 피소 제품의 안테나 리드선이 본 특허의 연결 부재와 동등하며, 피소 제품의 접착 결합이 본 특허의 사출 성형 삽입 또는 클립 고정과 동등하다고 주장하더라도, 2심 법원은 이러한 주장을 받아들이지 않는다. 특허권자가 권리부여 및 권리확인 단계에서 특허청구항을 제한적으로 해석한 후, 이미 포기한 기술적 해결방안을 침해소송 단계에서 균등 특징으로 다시 특허 보호범위에 포함시키려는 시도는 법원에 의해 인정되지 않는다. 이에 따라 침해소송 절차에서 특허권자가 제기한 피소 제품의 안테나 배선이 본 특허의 연결 구성요소와 동등하며, 피소 제품의 접착 결합이 본 특허의 사출 삽입 또는 클립 고정과 동등하다는 주장은 2심 법원에 의해 기각되었다.

4.재심 판결 인정
권리부여 및 권리확인 절차에서 권리자의 진술이 "명확히 부정"되었는지 여부를 판단할 때에는, 권리자가 기술적 방안에 대해 행한 제한적 진술이 최종적으로 판단 주체에 의해 인정되었는지, 이로 인해 특허출원이 권리부여를 획득하거나 특허권이 유지되었는지 여부를 중점적으로 검토한다. 본 사건에서 권리부여 단계에서는 심사관이 특허권자의 특징 a, b에 관한 진술 의견을 수용하지 않고 명확한 부정 입장을 취하였으며, 관련 특허의 권리부여는 특징 a, b에 대한 제한적 진술을 근거로 한 것이 아니라 특징 c를 바탕으로 권리부여를 획득한 사실이 확인된다. 이후 무효 단계에서 특허심판위원회는 권리부여 단계에서의 부정 입장을 번복하거나 반대 결론을 도출하지 않았다. 이러한 상황에서는 특허권자의 제한적 진술이 이미 명확히 부정된 사실이 존재한다고 인정하여야 한다. 이는 행해진 제한적 진술이 특허권의 획득 또는 특허권의 유지에 기여하지 않았다는 사실과 부합하다. 따라서 특허권자의 특징 a, b에 대한 제한적 진술은 기술적 방안이 포기되는 법적 효과를 발생시키지 않으며, 본 사건의 침해 판단에 있어 “출원경과 참작의 원칙”을 적용하여서는 아니 됩된다. 이에 따라 2심 법원에 본 사건의 재심을 지시한다.

사례 분석

출원경과 참작의 원칙의 설정 목적은 특허권자가 "전후모순된 행위"를 통해 이익을 취하는 것을 방지하기 위한 것이다. 이는 특허권자가 먼저 권리부여 단계에서 보호범위를 제한하고, 권리부여 또는 무효절차에서 수정 또는 의견진술을 통해 특허보호범위에 속하지 않음을 명시한 내용(즉 "포기한 기술적 해결방안")을, 이후 침해소송 단계에서 "변경된 주장"으로 보호범위를 확장하려는 행위를 금지한다. 이는 포기한 기술적 해결방안을 균등침해 주장을 통해 다시 특허권 보호범위에 포함시켜 양쪽에서 이익을 얻으려는 시도를 차단한다. 소위 "포기한 기술적 해결방안"이란 원래 보호범위에 포함될 수 있었으나, 출원인 또는 특허권자의 수정 또는 의견진술로 인해 보호범위에서 배제된 기술적 해결방안을 의미한다. 이 원칙은 침해단계에서 특허 보호범위의 불합리한 확장을 제한하며, 실질적으로 특허권자가 권리부여•확인 단계와 침해단계에서 양측 이익을 취하는 것을 방지한다. 비록 "출원경과 참작"의 본래 취지가 특허권자의 "양측 이익 취득"을 방지하여 사회 공공의 이익을 보호하는 데 있으나, 동시에 특허권자에게 "양측 손실"이 발생해서는 안 된다. 본 사건 2심 판결의 결론은 특허권자에게 "양측 손실"을 초래하여 그 합법적 이익을 심각히 훼손하였으며, 현재 특허 혁신을 장려하는 대환경에도 부합하지 않다.

쟁점이 되는 기술적 해결방안이 포기에 해당하는지 여부를 판단하기 위해서는, 우선 특허권자가 권리부여 및 권리확인 단계에서 특허청구항에 대해 행한 "기존 기술 대비 차별적 특징 존재"라는 제한적 진술이 기술적 해결방안의 포기를 구성하는지 명확히 해야 한다. 만약 기술적 해결방안의 포기로 인정되는 경우, 특허청 또는 특허심판위원회에 의해 명확히 부정되었는지 여부를 추가로 판단하여야 한다.

권리부여 및 권리확인 단계에서, 심사관과 심판위원회는 모두 특징 a와 b가 진보성에 기여하지 않으며, 특징 c만이 진보성에 기여한다고 명확히 인정하였다. 구체적으로 권리부여 단계에서 심사관은 특징 a, b가 기존 기술 대비 차별적 특징을 갖는다는 주장을 부정하였고, 관련 특허의 권리부여는 특징 a, b에 대한 제한적 진술을 근거로 한 것이 아니라 오직 특징 c를 바탕으로 이루어졌다. 이후의 무효 단계에서 특허심판위원회는 권리부여 단계의 부정적 견해를 뒤집거나 반대 결론을 도출하지 않았으며, 오히려 권리부여 단계와 일관되게 특징 a, b가 기존 기술에 의해 개시되었다고 보았다. 따라서 특허권 유지 역시 특징 c에 기반한 것임이 확인된다.
앞서 말한 내용을 종합하면, 권리부여 및 권리확인 단계에서 특징 a와 b는 실질적인 진보성 기여를 하지 않았으며, 특허권자도 이를 근거로 어떠한 이익도 획득하지 않았다. 따라서 특징 a, b에 대한 제한적 진술은 기술적 해결방안의 포기를 구성하지 않으며, 출원경과 참작의 원칙이 적용되지 않는다.

결론적으로, 진보성에 기여하지 않은 특징에 대해 특허권자가 해당 특징으로부터 이익을 얻지 않은 경우, 권리부여 및 권리확인 단계에서 해당 특징에 대해 행한 제한적 진술은 대응하는 기술적 해결방안의 포기로 볼 수 없으며, 출원경과 참작의 원칙이 적용되지 않는다. "명확한 부정"에 대한 인정 기준은 문자 그대로 기계적으로 이해해서는 안 되며, 실질적 작용 여부에 근거하여 권리부여 단계의 심사통지서와 권리확인 단계의 무효심판 청구 심사 결정서 내용을 객관적•종합적으로 이해하여 심사관 또는 특허심판위원회가 명확한 부정 입장을 취했는지 정확히 인정하여야 한다. 출원경과 참작의 본래 취지는 특허권자의 "양측 이익 취득"을 방지하여 사회 공공의 이익을 보호하는 데 있으나, 본 사건의 2심 판결 결론은 특허권자에게 "양측 손실"을 초래하여 그 합법적 이익을 심각히 훼손하였으며, 현재 특허 혁신을 장려하는 대환경에도 부합하지 않다.